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Standardessenzielle Patente – ein Risiko für Industrie 4.0?

Von Dipl.-Ing. Joachim Gerstein, Hannover | Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Jan Plöger, LL.M., Braunschweig

Die Umsetzung von Industrie 4.0, d.h. des industriellen Internets der Dinge (IoT), setzt die Nutzung einer Vielzahl von Standards, Normen und Defacto-Standards voraus. Diese Technologien sind vielfach durch standardessenzielle Patente (SEP) geschützt, für die Lizenzen an die SEP-Inhaber zu zahlen sind. Die SEP sind nicht einfach auffindbar und sie müssen bei verschiedenen Inhabern separat lizenziert werden. Aus Erfahrung mit der Telekommunikationsbranche werden bei den zu erwartenden aufwendigen Rechtsstreitigkeiten alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette betroffen sein. Die Marktteilnehmer von Industrie 4.0 über die gesamte Lieferkette sollten daher rechtzeitig Schutzmaßnahmen treffen.

Standardessenzielle Patente

Standard­essentielle Patente stellen in Standards, Normen oder Defacto-Industrie­standards definierte Techno­logien unter Schutz, die ohne Lizenz nicht genutzt werden können. Ein nationaler/inter­nationaler Standard kann keine Rechte an SEP einräumen. Daher sehen die IP-Richtlinien der Standard­isierungs­organisationen i. d. R. eine Verpflichtung der an der Standardi­sierung beteiligten Parteien vor, ihre SEP zu fairen, ange­messenen und nicht diskriminierenden Bedingungen (FRAND) zu lizenzieren. In den „Tele­kom­munikations-Patentkriegen“ versuchen SEP-Inhaber massiv, ihre Lizenz­ein­nahmen zu optimieren. Dabei wird durch gerichtliche Unter­lassungs­titel versucht, die Betroffenen durch die Gefahr eines zumindest temporären Verkaufs­stopps unter Druck zu setzen.

Rechtslage in Europa

Nach der jüngsten EuGH-Entscheidung (Urt. v. 16.07.2015, Az. C-170/13 [Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp.]) stellt die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs aus einem SEP, für das eine FRAND-Erklärung abgegeben wurde, ohne angemessene Vorwarnung mit Lizenzangebot und Aufnahme von Verhandlungen einen kartellrechtswidrigen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar. Der Anspruch auf eine angemessene Entschädigung bzw. Lizenzzahlung kann hingegen ohne wesentliche Beschränkung durchgesetzt werden. Für Defacto-Standards ist die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs nur dann kartellwidrig, wenn der Beklagte ein unbedingtes und annehmbares Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat und FRAND-Lizenzgebühren auf ein Treuhandkonto entrichtet (BGH, Urt. v. 06.05.2009, Az. KZR 39/06 [Orange-Book-Standard]).

Rechtslage in den USA

In den USA wird eine im Standardisierungsverfahren abgegebene FRAND-Erklärung des SEP-Inhabers als ein bindender Vertrag angesehen, auf den sich die Wettbewerber berufen können. Zudem wird bei einer Patentverletzung ein Unterlassungsanspruch nicht bedingungslos zuerkannt. Für SEP ist er nur gerechtfertigt, wenn der Beklagte eine FRAND-Lizenz ablehnt oder Verhandlungen unzumutbar verzögert (Federal-Circuit-Entscheidung 757 F.3d 1286, Fed. Cir. 2014) [Apple Inc. v. Motorola Inc]).

Rechtslage in China

In China werden die Art. 17 und 55 des erst 2008 in Kraft getretenen Kartellgesetzes rigoros zum Schutz der chinesischen Unternehmen angewendet. Damit haben SEP bei einem Ausnutzen einer dominanten Position oder bei Elimination oder Einschränkung von Wettbewerb durch Missbrauch von Patenten nur eine beschränkte Wirkung. Die Konfliktlösung reicht von Strafzahlungen, die z. B. im Fall Qualcomm, NDRC 02/2015 mit 975 Mio. USD erheblich sein können, über eine Verpflichtung zur Lizenzierung zu marktüblichen Bedingungen bis zur Festsetzung extrem niedriger Lizenzsätze (Competing Interests in China’s Competition Law enforcement, U.S. Chamber of Commerce, 09.09.2014).

Risiko von SEP bei der Umsetzung von Industrie 4.0

Die Umsetzung des industriellen Internets der Dinge findet in einer Gemengelage aus Standards, Normen und Defacto-Industriestandards statt. Es ist ungewiss, ob dabei die IP-Regeln der Gremien greifen. Das Industrial Internet Consortium (IIC) begnügt sich in seinen IPR-Regeln Nr. 4.5 und 4.6 mit der Aussage, dass durch das IIC keine Lizenzen an Patenten eingeräumt werden und bei IIC-Empfehlungen zur Anwendung von Standards die jeweiligen IP-Regeln der Standardisierungsorganisationen gelten (Policies and Procedures of the Industrial Internet Consortium, IIC, rev. Nov. 11, 2015). Auch PLCopen und OPC Foundation überlassen das SEP-Problem den Anwendern der Standards (Joined Technical Specification PLCopen and OPC Foundation OPC-UA Client FUNCTION BLOCKS for IEC61131, Release 1.0 published, 2014).

Betroffene Marktteilnehmer

Erfahrungsgemäß sind bei SEP-Rechtsstreitigkeiten alle Marktteilnehmer in der gesamten Wertschöpfungskette betroffen. Dies sind zunächst die regelmäßig angegriffenen Beteiligten am Ende der Kette, d. h. die in die Produktherstellung involvierten Unternehmen und die aktiv in den Fertigungsprozess eingebundenen Kunden. Schadensersatzforderungen werden dann versucht, auf die Zulieferer abzuwälzen, sodass auch die Hersteller von Automatisierungskomponenten, die Produktentwickler und Chiphersteller betroffen sind. Ob ein solches Weiterleiten der Verantwortung gelingt, hängt wesentlich von den Haftungsklauseln zwischen den Parteien ab. Hinzu kommt, dass die IoT-Beteiligten in ein System eingebunden sind, bei dem insb. bei Losgröße „Eins“ nicht mehr alle verantwortlichen Marktteilnehmer eine ordnungsgemäße FRAND-Lizenzierung für SEP mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand sicherstellen können. Dies unterscheidet IoT elementar von der Telekommunikationsbranche mit wenigen klar definierten Verantwortlichkeiten und in großen Stückzahlen vertriebenen Produkten.

SEP-Risiko der Marktteilnehmer

Die Umsetzung des IoT führt im Vergleich zur Telekommunikationstechnologie zu einer wesentlich komplexeren rechtlichen Situation. Es ist fraglich, ob sich die bestehenden FRAND-Erklärungen bei einer Übernahme von bestehenden standardisierten Technologien in einen neuen IoT-Standard auf diesen erstrecken. Dies gilt insb. für die Aufnahme von bestehenden Defacto-Standards in offizielle IoT-Standards und für die Einbindung der nicht am Markt teilnehmenden SEP-Verwertungsunternehmen (auch Troll genannt). Für den Endnutzer eines vernetzten Fertigungsprozesses ist die Lizenzsituation der von ihm genutzten verteilten Produktionsanlage intransparent. Er müsste sich daher selbst um Lizenzen für alle potenziell betroffenen SEP bemühen oder vertraglich diese Pflicht auf die anderen Vertragspartner abwälzen. Die bestehenden SEP-Patente, ihre tatsächliche Relevanz und die SEP-Inhaber sind trotz bestehender Datenbanken, z. B. aufgrund pauschaler Lizenzbereitschaftserklärungen, nur mit großem Aufwand zu ermitteln.

SEP-Risiko durch grenzüberschreitende Prozesse

Die international vernetzten Fertigungsschritte und räumlich verteilten Prozessteilnehmer/-anlagen führen zu einer latenten Gefahr, durch Handlungen im Inland an einer Patentverletzung in einem Drittstaat verantwortlich mitzuwirken. Beachtenswert ist dabei die Tatsache, dass China mit über 2 500 Patentan­meldungen im Umfeld der Industrie 4.0 Technologie die USA mit 1 065 und Deutschland mit 441 Patentan­meldungen im Zeitraum 01/2013 bis 04/2015 weit überholt hat (Analyse der Entwicklung von Industrie 4.0 in China, Whitepaper 1, Analyse chinesischer Patentaktivitäten, Fraunhofer Institut IAO, April 2015). Es hängt nun von dem nationalen Recht ab, ob sich der „lange Arm“ eines Staates auf Handlungen außerhalb seines Territoriums erstreckt.

Grundsätzlich gilt, dass die Schutzwirkungen eines Patentes durch das Territorialitäts­prinzip auf Verletzungshandlungen beschränkt sind, die im patent­geschützten Inland begangen werden. Dabei gilt das Recht des Schutzlandes, nach dem nicht nur über das Entstehen, den Inhalt und das Erlöschen des nationalen Patentes, sondern auch über die Reichweite des Schutzes und die Klage­befugnis entschieden wird. Bei der vernetzten Produktion besteht nun die erhöhte Gefahr, dass aus dem Ausland eine inländische Patent­verletzung herbeigeführt werden kann durch Herstellungs­hand­lungen im patentgeschützten Land, durch im patentgeschützten Land ausgeführte Verfahrensschritte, durch die Ansteuerbarkeit eines Fertigungsprozesses aus dem Ausland oder einfach durch Angebotshandlungen.

Wege zur Erhöhung der Rechtssicherheit

Ein SEP-Risiko ist gebannt, wenn alle Marktteilnehmer über eine Lizenz verfügen oder SEP von Gesetzes wegen mit einer staatlichen Zwangslizenz belegt sind. Beides ist aufgrund der Intransparenz bzw. aufgrund der besonderen internationalen Reichweite von SEP unrealistisch. Geeignet erscheint aber ein internationaler Verwertungs­pool für IoT-SEP, der z. B. von der WIPO verwaltet wird und bei dem zentral FRAND-Gebühren von den Markt­teilnehmern für alle tatsächlich relevanten IoT-SEP eingezahlt werden können. Die Einnahmen könnten dann an die SEP-Inhaber ausgekehrt werden, die ihre Ansprüche aus SEP nur dort geltend machen können. Dies erfordert aber auch gesetzliche Regelungen der betroffenen IoT-Staaten.

Da eine internationale politische Lösung noch in weiter Ferne liegt, muss sich jeder Marktteilnehmer, der Industrie-4.0-Automatisierungs­lösungen in den Markt bringt oder auch nur eine vernetzte Produktion nutzt, um die notwendigen SEP-Lizenzen bemühen. Es sollte somit zumindest vertraglich sichergestellt werden, dass die Zulieferer oder beauftragten Produktions­firmen zusichern, über die notwendigen SEP-Lizenzen zu verfügen, um die Verantwortung klar auf die Marktteilnehmer zu übertragen, von denen der Aufwand für die SEP-Lizenzen auch erwartet werden kann.

Bild: Panthermedia/Tele52

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