Artikel erschienen am 30.12.2014
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Vorbenutzungsrecht

Ein wirksamer Schutz vor Patentverletzungen?

Von Dipl.-Ing. Joachim Gerstein, Hannover

Für ein innovatives Unternehmen stellt sich die Frage, ob es sich als Marktteilnehmer auf seine Vorreiterstellung bei technischen Innovationen verlassen und auf eine eigene aktive Schutzrechtsstrategie verzichten kann. Stellt das Patentrecht einen Schutz vor einem Angriff z. B. eines Mitbewerbers wegen Verletzung eines Patents sicher, das erst während der eigenen Entwicklungsphase angemeldet wurde, nachdem der angegriffene Marktteilnehmer bereits selbst das mit dem Patent geschützte technische Problem auf vergleichbare Weise gelöst hatte aber keine eigene Schutzrechtsanmeldung getätigt hat?

Die Problematik kollidierender Entwicklungsarbeit von Mitbewerbern

Produktentwicklungen folgen oftmals in Trends, wobei Mitbewerber in einem überschaubaren Zeitraum nahezu gleichzeitig an vergleichbaren technischen Lösungen arbeiten. Dies führt dazu, dass Innovationen durch die Marktteilnehmer mit zahlreichen zeitlich relativ nah beieinander liegenden Patentanmeldungen geschützt werden, um den Mitbewerbern die Realisierung gleichwertiger Produkte zu erschweren und die Realisierbarkeit von technischen Lösungen für sich freizuhalten („Freedom-to-Operate“).

Zum Schutz der Investition in die eigene laufende Entwicklungsarbeit kommt es also darauf an, so früh wie möglich mit eigenen Patentanmeldungen späteren Patenten von Mitbewerbern vorzubauen. Dies erfordert aber eine ständige Investition in Schutzrechte. Was aber, wenn erst gar keine eigenen Schutzrechte angemeldet wurden oder eine Patentanmeldung trotz eigener früherer Erfindung / Entwicklungsleistung erst nach einer späteren Patentanmeldung des Mitbewerbers für eine entsprechende technische Lösung und damit zu spät bei einem Patentamt eingereicht wurde? Die Problematik ist zum besseren Verständnis illustriert:

Inwieweit kann sich ein Hersteller A, der keine aktive Patentpolitik betreibt, gegen Angriffe aus Schutzrechten Dritter (z. B. Mitbewerber B) wehren, die zeitlich nach der eigenen Entwicklung von dem Dritten angemeldet wurden?

Ein weitverbreiteter Irrtum liegt in der Annahme, dass eine frühere Entwicklungsarbeit grundsätzlich vor einem Angriff aus einem späteren Patent oder Gebrauchsmuster z. B. des Mitbewerbers geschützt ist.

Offenkundige Vorbenutzung

Eine technische Idee ist dann schutzfähig, wenn diese gegenüber dem bis zum Anmelde- oder Prioritätstag (Zeitrang) der Öffentlichkeit zugänglichen Stand der Technik neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Bis zum ersten Produktverkauf jedenfalls ist die eigene Entwicklung in der Regel für die Öffentlichkeit verborgen und damit keine offenkundige Vorbenutzung, die einem kritischen Patent des Mitbewerbers als Stand der Technik entgegengehalten werden kann. Ein solches Schutzrecht kann die bereits getätigte Investition in die Entwicklung eines eigenen Produktes gefährden.

Das Vorbenutzungsrecht

Die Wirkung eines Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte (§ 12 Patentgesetz). Dieses Vorbenutzungsrecht ermöglicht die weitere wirtschaftliche Verwertung einer früheren geheimen Parallelentwicklung auch dann, wenn keine eigene Schutzrechte angemeldet wurden oder eine eigene Schutzrechtsanmeldung zeitlich zu spät nach dem Mitbewerber erfolgt ist.

Ein Problem liegt darin, dass das Vorbenutzungsrecht lediglich eine Fortführung der bisherigen Nutzungsart für die Bedürfnisse des eigenen Betriebes ermöglicht. Es ist an den Betrieb gebunden und kann nicht eigenständig ohne den zugehörigen Betriebsteil veräußert oder lizenziert werden. Die Verletzung eines späteren Patents ist nur insoweit gestattet, als dies zum Schutz des Besitzstandes notwendig ist. Daher ist eine Änderung der Benutzungsart verwehrt und eine spätere Anpassung und Modernisierung des vorbenutzten Produktes oder Verfahrens durch den Schutzbereich des Patents beschränkt.

Das größte Problem liegt – wie bei der offenkundigen Vorbenutzung – in der Beweislast. Viele Jahre später sind dann die frühere Kenntnis der Erfindung und die wirtschaftliche Umsetzung dieser Kenntnis entweder durch bereits erfolgte Benutzung (Produktherstellung / Nutzung eines Verfahrens) oder Vorbereitungshandlungen zur alsbaldigen ersthaften Benutzung zu beweisen. Durch die Beweisführung mit Urkunden und Zeugen muss ein Gericht zur zweifelsfreien Überzeugung gelangen, dass vor dem Zeitrang bereits ein schützenswerter Besitzstand geschaffen wurde. Oftmals sind Unterlagen (wie Lieferscheine und Rechnungsunterlagen) aber bereits vernichtet und elektronische Daten – z. B. technische Unterlagen – im Zuge eines Entwicklungsprojektes nicht dokumentensicher archiviert. Dokumente zum damaligen technischen Kenntnisstand lassen sich möglicherweise noch auffinden, deren Entstehungsdatum und Versionsstand zum Anmeldetag des Streitpatentes aber nicht mehr zweifelsfrei nachvollziehen.

Damit ist ein Scheitern einer auf das Vorbenutzungsrecht gestützten Verteidigungsstrategie gegen einen Angriff wegen Patentverletzung durch die strengen Anforderungen an die Beweisführung vorprogrammiert.

Das Vorbenutzungsrecht in verschiedenen Ländern des Weltmarktes

Ein Vorbenutzungsrecht ist zwar in vielen nationalen Gesetzen vorgesehen, insbesondere in den patentrelevanten Ländern USA, China, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Österreich, Schweiz und der Türkei. Es ist aber territorial beschränkt. Die Benutzungsaufnahme der Erfindung musste bereits vor dem Zeitrang des Streitpatents im jeweiligen Land erfolgt oder zumindest die für eine solche inländische Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen worden sein. Trotz des Grundsatzes des freien europäischen Warenverkehrs genügen Vorbenutzungshandlungen im EU-Ausland jedenfalls nicht (LG Düsseldorf, Urt. v. 09.08.2001 – Az. 4a O 592/99). Zudem gibt es weitere nationale Besonderheiten.

In den USA ist das Vorbenutzungsrecht auf die Orte in den USA beschränkt, in denen eine vorherige Benutzung mindestens ein Jahr vor dem Zeitrang des späteren Patents stattgefunden hat. Es ist zudem auf den tatsächlich benutzten Gegenstand eingeschränkt, was eine spätere Weiterentwicklung ausschließt.

In China ist eine spätere Ausdehnung der Geschäftstätigkeit – z. B. durch Erhöhung der Produktionskapazität – nicht durch das Vorbenutzungsrecht gedeckt. Eine vergleichbare Beschränkung findet sich auch in Russland, Schweden und Vietnam. Auch in Großbritannien ist das Vorbenutzungsrecht eng auf die frühere Handlung beschränkt.

In Frankreich ist lediglich ein vollständiger Besitz der Erfindung – d. h. die Erkenntnis einer brauchbaren Lösung für ein technisches Problem – erforderlich. Diese Kenntnis muss allerdings bezogen auf das Land Frankreich nachgewiesen werden.

Die Regelungen in Italien, Japan, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien und der Türkei sind mit dem deutschen Recht vergleichbar. Hier stellt sich das Problem der territorialen Beschränkung mit der erforderlichen rechtzeitigen Nutzungsaufnahme im jeweiligen Land.

Fazit

Um die Realisierung eigener Entwicklungsarbeit nicht durch Schutzrechte Dritter zu gefährden, ist es fahrlässig, auf ein mögliches Vorbenutzungsrecht zu vertrauen. Damit kann ein Angriff aus einem Patent in dem Land, in dem die eigenen Aktivitäten zur Produktrealisierung vorangetrieben wurden, vielleicht mit etwas Glück und guter Beweissicherung noch abgewehrt und die Herstellung und der Vertrieb in diesem Land sichergestellt werden. Der Zugang zu dem Weltmarkt wird durch die territoriale Beschränkung des Bestandsschutzes durch das Vorbenutzungsrecht und durch uneinheitliche nationale Regelungen verwehrt bleiben. Es ist daher unbedingt anzuraten, selbst frühzeitig mit einer eigenen aktiven Patentanmeldestrategie die Investition in eigene Produktentwicklungen abzusichern.

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